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Tutela del design: compatibilità tra la normativa italiana e quella comunitaria

Tutela del design: compatibilità tra la normativa italiana e quella comunitaria

La Corte di Giustizia UE, nell'ambito di una controversia, riguardante la riproduzione della lampada Arco, frutto dell'immaginazione dei fratelli Castiglioni che ha visto contrapposte la societa' Flos SpA che ha dichiarato di detenere tutti i diritti patrimoniali relativi a tale lampada e la societa' Semeraro Casa e Famiglia SpA, ha bocciato la moratoria italiana sulle imitazioni di disegni e modelli.

In conformita' della normativa italiana in vigore prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, il modello della lampada Arco è divenuto di pubblico dominio e la Semeraro ha quindi potuto produrre, importare dalla Cina e commercializzare la lampada Fluida che imita la forma del modello Arco. Con l'entrata in vigore della Direttiva 98/71 e la sua trasposizione nell'ordinamento italiano, la Flos ritiene che sul modello Arco si debbano applicare i diritti d'autore e, pertanto, contesta alla Semeraro la produzione e la commercializzazione della lampada Fluida.

Per comprendere la rilevanza della pronuncia in esame è necessario chiarire il quadro normativo della tutela dei disegni e modelli. L’attuale disciplina italiana (artt. 31 – 44 Codice di proprietà industriale -CPI) è il risultato del recepimento della Direttiva comunitaria 98/71, la quale ha determinato la sostituzione della precedente disciplina relativa a modelli e disegni ornamentali.

In ragione delle caratteristiche dei disegni e modelli, tradizionalmente la protezione ad essi accordata ha visto le varie legislazioni optare per due approcci diversi: il primo considera il disegno e il modello come un’opera dell’ingegno assimilabile alle opere d’arte e, perciò, riconducibile alla tutela offerta dal diritto d’autore (copyright approach), il secondo invece fa riferimento alla disciplina dei brevetti d’invenzione (patent approach) condizionandone l’operatività alla sussistenza dei requisiti di novità e l’originalità.

E così, nel nostro sistema giuridico, la protezione delle forme si articolava su diversi livelli di tutela: le forme distintive, che non raggiungevano un particolare gradiente estetico, potevano essere registrate come marchi; quelle che superavano la soglia dello “speciale ornamento”, potevano essere tutelate con il brevetto per modello ornamentale di durata ventennale non prorogabile; alternativamente, le forme artistiche, se “scindibili” ossia idonee ad essere oggetto di un’autonoma valutazione artistica a prescindere dal supporto materiale, potevano essere protette con il diritto d’autore.

Sulla scia della Direttiva 98/71, si è affermata una terza via (market approach), recepita nel CPI, che subordina la protezione al valore di mercato delle forme e non più soltanto al loro valore estetico, legando la tutela alla percezione dell’impatto estetico da parte di utilizzatori informati e alla ricorrenza di caratteristiche esterne, connesse all’aspetto di un prodotto, idonee a contribuire all’affermazione commerciale del prodotto.

Storicamente il tema della tutela dei disegni e modelli tramite il diritto d’autore è particolarmente complesso.
Sulla scia dell’art. 17 della Direttiva 98/71, il combinato disposto degli artt. 2, punto 10, legge sul diritto d’autore (LDA) e 44 CPI, prevede oggi il cumulo tra tutela della registrazione come disegno e tutela d’autore per quelle opere che presentano “di per sé” carattere creativo e valore artistico. In precedenza, invece, nella normativa italiana erano riscontrabili due differenti livelli di tutela dell’opera di design: la registrazione come disegno o modello ornamentale, laddove fossero sussistenti i requisiti di novità e “speciale ornamento”, oppure la tutela del diritto d’autore, in presenza dei requisiti di creatività e “scindibilità”.

Anziché essere cumulabili, la tutela dei disegni e modelli ornamentali e quella fornita dal diritto d’autore erano, dunque, alternative e il criterio discriminante per l’applicabilità alle opere del disegno industriale della tutela d’autore era rappresentato dalla scindibilità, ossia dalla possibilità concettuale (e non materiale) di astrarre dal prodotto l’aspetto artistico per fruirne separatamente e autonomamente, ad esempio riproducendolo su supporti diversi.

Le forme bidimensionali (disegni) e tridimensionali (modelli) potevano formare oggetto di protezione anche se applicate all’industria, sempre che il valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate: in questo modo si finiva di fatto per negare tutela a tutte le forme tridimensionali dei prodotti industriali perché non astrattamente separabili dal prodotto stesso.

Nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, non pochi sono stati i problemi posti dalle norme transitorie della normativa italiana. La disciplina comunitaria della Direttiva 98/71 è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, successivamente integrato dal D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 164, con l’inserimento dell’art. 25 bis che prevede una moratoria decennale decorrente dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto, durante la quale la protezione accordata ai disegni e modelli dalle norme in materia di diritto d’autore non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. Le suddette disposizioni sono state inserite nel CPI all’art. 239.

La Commissione europea ha, tuttavia, avviato un procedimento per infrazione giudicando il periodo di moratoria decennale e la limitazione della protezione al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell’autore non compatibile con gli artt. 17 e 18 della Direttiva 98/71.

Per queste ragioni, si è provveduto ad una (prima) modifica dell’art. 239 CPI – con il D. L. 15 febbraio 2007, n. 10 - prevedendo che la protezione del diritto d’autore non fosse applicabile a quelle opere del design, create prima del 2001, che erano o erano divenute di pubblico dominio. Anche questa versione dell’art. 239 CPI, tuttavia, poteva risultare in contrasto con la disciplina comunitaria: l’art. 239 CPI, infatti, rendeva lecita la riproduzione non solo dei design che al 19 aprile 2001 non erano mai stati brevettati come disegni e modelli o il cui brevetto era scaduto, ma anche di quelli che non erano mai stati protetti dal diritto d’autore in quanto il loro valore artistico era inscindibile.

Per venire incontro a tali criticità, il nuovo art. 239 CPI - come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 - prevede espressamente che la tutela del diritto d’autore comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano oppure erano divenute di pubblico dominio: i terzi che, tuttavia, avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

E’ in questo scenario che si inserisce la controversia tra Flos e Semeraro Casa e Famiglia. La disputa ha ad oggetto la riproduzione della celebre lampada Arco frutto dell’immaginazione dei fratelli Castiglioni, della quale la società Flos dichiara di detenere tutti i diritti patrimoniali. In conformità della normativa italiana in vigore prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, il modello della lampada Arco è divenuto di pubblico dominio e la Semeraro ha quindi potuto produrre, importare dalla Cina e commercializzare la lampada Fluida che imita la forma del modello Arco. Con l’entrata in vigore della Direttiva 98/71 e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano, la Flos ritiene che sul modello Arco si debbano applicare i diritti d’autore e, pertanto, contesta alla Semeraro la produzione e la commercializzazione della lampada Fluida.

Il Tribunale di Milano solleva tre questioni pregiudiziali chiedendo alla Corte di giustizia europea, innanzitutto, se l’art. 17 della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che esclude dalla protezione del diritto d’autore i disegni e modelli che, pur rispondendo a tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano o siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che hanno introdotto tale protezione nell’ordinamento giuridico interno di tale Stato, vuoi in quanto mai registrati come disegni o modelli vuoi in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta.

Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, inoltre, se l’art. 17 della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude – vuoi per un periodo sostanziale di tempo, cioè per dieci anni, vuoi totalmente – dalla protezione del diritto d’autore i disegni e modelli che, sebbene rispondano a tutti i requisiti stabiliti per godere di siffatta tutela, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data in cui tale normativa è entrata in vigore, nei confronti dei terzi che abbiano fabbricato e commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli. Sulla prima questione, il Tribunale milanese prevede due ipotesi: da un lato, quella dei disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71, cioè il 19 aprile 2001, sono di pubblico dominio in mancanza di una registrazione come disegni e modelli e, dall’altro, quella in cui, prima di tale data, essi siano divenuti di pubblico dominio in quanto la protezione derivante da una registrazione ha cessato di produrre i suoi effetti.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, i giudici comunitari rilevano che solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni della direttiva 98/71, può beneficiare della protezione concessa dalla normativa sul diritto d’autore di tale Stato membro: ne consegue che i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell’ambito di applicazione di tale articolo.

Tuttavia – prosegue la Corte - non si può escludere che la protezione del diritto d’autore per le opere che possono costituire disegni e modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d’autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

Per quanto riguarda, invece, la seconda ipotesi, cioè quella in cui i disegni e modelli siano divenuti di pubblico dominio in quanto la protezione derivante dalla registrazione ha cessato di produrre effetti, i giudici comunitari rammentano che, se è vero che la prima frase dell’art. 17 della direttiva 98/71 dispone che un disegno o modello che è stato registrato in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro beneficia altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, la seconda frase del medesimo articolo consente agli Stati membri di determinare l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, ivi compreso il grado di originalità richiesto.
D’altronde, questa seconda frase non può essere interpretata nel senso che gli Stati membri abbiano la facoltà di concedere o meno la protezione attraverso il diritto d’autore per un disegno o modello che sia stato registrato in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro se tale disegno o modello soddisfa le citate condizioni di ottenimento.

La volontà del legislatore dell’Unione di concedere tale protezione risulta inoltre dall’ottavo ‘considerando’ della direttiva 98/71 che sancisce, in mancanza di armonizzazione della normativa sui diritti d’autore, il principio del cumulo della protezione specifica dei disegni e modelli con la registrazione e la protezione del diritto d’autore.

Su queste basi, la Corte di giustizia risolve la prima questione dichiarando che l’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione. Con riferimento alla seconda e alla terza questione, i giudici comunitari sottolineano come, sebbene la direttiva 98/71 non contenga alcuna disposizione esplicita relativa alla sua applicabilità nel tempo per tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi, la mancanza di una disposizione diretta espressamente a tutelare, a vantaggio dei terzi, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento per quanto riguarda la rinascita della protezione del diritto d’autore prevista all’art. 17 della direttiva 98/71 non escluda l’applicazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti e del principio di tutela del legittimo affidamento, rientranti tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione.

Nel caso di specie, lo Stato italiano ha adottato due tipi di misure legislative volte a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento di una determinata categoria di terzi. In primo luogo, per quanto concerne la misura legislativa che prevede un periodo transitorio riguardante una determinata categoria di terzi per tutelare i loro interessi legittimi, la Corte rileva che risulta dai principi del rispetto dei diritti acquisiti e della tutela del legittimo affidamento che l’art. 17 della direttiva 98/71 non osta a una siffatta disposizione, purché quest’ultima non abbia l’effetto di rinviare per un periodo sostanziale di tempo l’applicazione della nuova normativa di protezione del diritto d’autore per i disegni e modelli in modo da impedirne l’applicazione alla data prevista da tale direttiva.

La valutazione della compatibilità della durata di tale periodo transitorio e della categoria dei terzi considerata da tale misura legislativa deve essere effettuata rispetto al principio di proporzionalità: in tal senso, la misura legislativa adottata dallo Stato italiano deve garantire il rispetto del bilanciamento tra, da un lato, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi considerati e, dall’altro, gli interessi dei titolari del diritto d’autore.

A tale scopo, la misura summenzionata può essere considerata adeguata solo se riguarda una categoria di
terzi che possano avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento, vale a dire coloro che hanno già compiuto atti di sfruttamento di disegni e modelli di pubblico dominio alla data di entrata in vigore della normativa che ha trasposto nel diritto interno dello Stato membro di cui trattasi l’art. 17 della direttiva 98/71. Inoltre, detta misura legislativa dovrebbe limitarsi al periodo di utilizzo di tali disegni e modelli da parte di questi terzi che è loro necessario in vista della cessazione progressiva dell’attività in quanto fondata sull’uso anteriore di tali disegni e modelli, oppure di uno smaltimento delle scorte.

Nel caso di specie, secondo la Corte, per quanto riguarda la definizione della categoria di terzi rispetto ai quali è prevista l’inopponibilità temporanea della protezione del diritto d’autore, le disposizioni del decreto legislativo n. 95/2001 e dell’art. 239 del CPI possono essere considerate adeguate, poiché riguardano esclusivamente i soggetti che hanno acquisito i loro diritti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 98/71.

Per contro, secondo i giudici comunitari, l’inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell’attività nei limiti dell’uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte: inoltre, una moratoria decennale della protezione del diritto d’autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un’opera, l’applicazione della tutela del diritto d’autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo.

In secondo luogo, sulla base delle medesime argomentazione, i giudici ritengono che, per quanto riguarda l’art. 4, n. 4, del decreto legge 10/2007, che abolisce la moratoria e istituisce l’inopponibilità illimitata della protezione del diritto d’autore per i prodotti creati sulla base di disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, siffatta misura privi di contenuto l’art. 17 della direttiva 98/71, dal momento che essa ha come conseguenza quella di impedire, in generale, l’applicazione della nuova protezione, cioè quella riguardante il diritto d’autore: tale misura non è nemmeno diretta a limitare la categoria di terzi che possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento, bensì estende l’applicazione dell’inopponibilità del diritto d’autore in quanto, secondo tale disposizione, non è necessario che il terzo abbia cominciato a sfruttare tali disegni e modelli prima del 19 aprile 2001.

Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte di giustizia risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio prima della data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.
(Corte Giust. CE Sentenza 27/01/2011, n. C-168/09)

Articolo di Giuseppe Colangelo tratto da Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Italia.



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